Como defender una marca o nombre comercial tras su suspenso

Los suspensos de forma, que son aquellos en los que existen deficiencias formales en la solicitud por errores en la clasificación de productos, o errores en la identificación del titular.

Los suspensos de fondo, son los referidos a la existencia de una prohibición absoluta de registro apreciada inicialmente por la oficina o bien por la presentación de una oposición por un tercero con base en un derecho anterior o invocando un prohibición absoluta.

Prohibiciones absolutas

Se consideran prohibiciones absolutas y por lo tanto no podrán registrarse como marca los signos siguientes:

• Los que no puedan constituir marca por no ser un signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.
• Los que carezcan de carácter distintivo.
• Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.
• Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
• Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.
• Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
• Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.
• Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.
• Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
• Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes.
• Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el art. 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.

No existirá prohibición cuando la marca, aunque carezca de carácter distintivo, haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.

También está la imposibilidad de registrar la marca sin la debida autorización, en los siguientes supuestos:

• Registrar un nombre civil o una imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.
• El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
• Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial.
• El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público.

A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.

Tampoco podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente Título.

Oposición de un tercero

Una vez publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se considere perjudicada podrá oponerse al registro de la misma, invocando las prohibiciones mencionadas anteriormente. Esta oposición deberá formularse, previo abono de la tasa, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado y debidamente documentado, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan.

Los órganos de las Administraciones públicas y las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional o autonómico que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor, podrán dirigir a la Oficina Española de Patentes y Marcas las observaciones escritas, señalando las prohibiciones en virtud de las cuales procedería denegar de oficio el registro de la marca.

La Oficina Española de Patentes y Marcas procederá, asimismo, a examinar de oficio si la solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones arriba mencionadas, y si al efectuar este examen se observara algún defecto en la solicitud, lo notificará al solicitante.

En muchas ocasiones esta suspensión es debida a posibles errores que se producen a la hora de la solicitud. Por ejemplo respecto a los Diseños, se producen errores en la numeración de los diseños o cuando no se menciona claramente el tipo de producto al que se aplica el diseño. Y respecto a las Patentes y Modelos de Utilidad, ejemplos de suspenso que se producen con frecuencia son una redacción incorrecta de las reivindicaciones o la inclusión de texto en los dibujos.

En aquellos casos en los que se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o si tras el examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que presente sus alegaciones.

Cabe la posibilidad, a la hora de que el solicitante conteste al suspenso, retirar, limitar, o incluso dividir la solicitud, también podrá excluir aquellos elementos prohibidos.

Resolución definitiva

Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, tanto si contesta o no el solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará la concesión o denegación del registro de la marca especificándose, sucintamente, en este último caso, los motivos y derechos anteriores causantes de la misma.

En el caso de que la denegación del registro de la marca sólo existiere para parte de los productos o servicios, la denegación del registro se limitará a los productos o servicios de que se trate.

Concedido el registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas, procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y a expedir el título de registro de la marca.