Regulación de la transmisión y cesión de Marcas y Patentes

Marcas

Una marca registrada es un activo empresarial que puede ser transmitido, dado en garantía, o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra y embargos. Estos actos pueden realizarse independientemente de si se transmite la totalidad o una parte de la empresa.

1. Cesión de Marcas (Transmisión de titularidad):
   • La cesión de una marca implica un cambio en su titularidad, desvinculándola de la empresa cedente.
   • Puede ser parcial, refiriéndose a productos o servicios específicos para los cuales la marca está registrada. Sin embargo, no se permite la cesión parcial territorial; el titular de la marca debe ser único en todo el territorio nacional.
   • En contratos de cesión onerosos, las obligaciones principales del cedente son la entrega de la marca y la responsabilidad por su saneamiento. Es habitual pactar una cláusula de no competencia para el antiguo titular.
   • El cesionario debe pagar el precio acordado, pudiendo pactarse el pago aplazado o incluir una cláusula de reserva de dominio.
2. Licencias de Marcas (autorización de uso):
   • La licencia de una marca es una autorización de uso que el propietario (licenciante) concede a un tercero (licenciatario), quien puede identificar sus productos o servicios con la marca del primero, mientras el licenciante conserva la titularidad.
   • A menos que se pacte lo contrario, el licenciatario tiene derecho a usar la marca durante toda la duración de su registro, incluyendo las renovaciones, en todo el territorio nacional y para todos los productos o servicios registrados.
   • El licenciatario no puede ceder la licencia a terceros ni conceder sublicencias, salvo pacto en contrario.
   • Tipos de licencias de marca incluyen:
     • Licencia simple : Si solo se licencia la marca.
     • Licencia compleja : Si abarca otros bienes inmateriales (como patentes o know-how).
     • Licencia exclusiva : El titular se compromete a no conceder a otros la facultad de utilizar la marca.
     • Licencia territorial o universal : Su ámbito geográfico puede estar limitado a una provincia, región, comunidad autónoma, o ser universal para cualquier territorio.
     • Licencia total o parcial : Puede abarcar todos los productos/servicios protegidos o solo algunos.
     • Licencia onerosa o gratuita : La contraprestación puede ser un pago a tanto alzado, un canon periódico fijo, un canon proporcional a las unidades producidas (royalty), o una combinación de estos.
     • Licencia recíproca : Varias empresas utilizan una marca conjuntamente para un proyecto o empresa común (contrato de copromoción).
   • Para la inscripción de licencias de marca en el Registro de Marcas, se debe indicar si la licencia es exclusiva, total (territorio), plena (productos/servicios) y temporal.

Patentes

El titular de una patente puede conceder licencias a terceros para explotar la invención a cambio de una contraprestación económica. Es crucial señalar que, a diferencia de la cesión de marcas, en el caso de las patentes, la licencia no transmite la titularidad de la patente, sino un derecho limitado a su explotación.

Las licencias de patentes se clasifican en tres tipos:

1. Licencia Contractual:
   • Es un contrato mediante el cual el titular de la patente (licenciante) permite a un tercero (licenciatario) usarla en todo o parte del territorio nacional, sin transferir la titularidad.
   • Pueden ser:
     • Exclusivas : No se pueden otorgar otras licencias, y el licenciante solo puede explotar la invención si se lo reservó expresamente en el contrato.
     • No exclusivas : El licenciante puede conceder otras licencias y explotar la invención por sí mismo.
2. Licencia de Pleno Derecho:
   • Surge de un ofrecimiento público del titular de la patente para autorizar su utilización a cualquier interesado.
   • El titular debe declarar por escrito a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) su decisión de licenciar la patente.
   • Si no se llega a un acuerdo entre las partes sobre las condiciones económicas, la OEPM las establecerá.
3. Licencia Obligatoria:
   • Es un acto administrativo forzoso por el cual la OEPM concede a un tercero el uso de una patente para fines determinados, incluso en contra de la voluntad de su titular.
   • Esto ocurre bajo circunstancias específicas, como la falta de explotación de la invención (en un plazo de cuatro años desde la solicitud o tres años desde la publicación de la concesión) o cuando se determina que es de interés público.
   • Estas licencias no son exclusivas, y el licenciatario no puede conceder sublicencias. Si la invención no se explota en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria, la patente caduca.

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