Conflicto entre el dominio de página web y una marca registrada

Mientras que el registro de nombres de dominio se rige por una legislación propia, ya sea nacional e internacional, las denominaciones sociales y los derechos de propiedad industrial es una competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas . Esto obliga a que los conflictos que pudieran surgir, deben resolverse ante Organismos Internacionales de Arbitraje o ante los Tribunales.

¿Cómo se resuelven estos conflictos?

En todo caso, es trascendental la prioridad temporal del registro del signo correspondiente. Los casos que pueden darse son:

Marca o nombre comercial prioritario en el tiempo

En este caso el titular puede iniciar acciones ante los Tribunales de Justicia frente al que haya adoptado posteriormente ese mismo nombre u otro confundible como denominación social para actividades mercantiles iguales o similares, solicitando o bien la modificación de su denominación social o el cese por parte de la sociedad demandada en la utilización de ese distintivo según el art. 34.3.d de la Ley de Marcas.

Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados en los términos que resultan de la Ley de Marcas, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial (Disposición adicional decimocuarta de la Ley de Marcas).

Frente a quien utilice ese distintivo como nombre de dominio, junto a la posibilidad de acudir a los Tribunales de Justicia establecido en el art. 34.3.f de la Ley de Marcas, puede hacer uso de los procedimientos administrativos de verificación y cancelación ante Red.es si el nombre de dominio en cuestión incurre en alguna de las causas previstas a tal efecto.

Denominación social anterior

Cualquier entidad que tenga inscrita su denominación social puede oponerse en vía administrativa frente a toda pretensión por parte de un tercero de inscripción de su denominación social como marca o como nombre comercial si concurren los requisitos establecidos en el art. 9.1.d. de la Ley de Marcas e igualmente podrá acudir a los Tribunales de Justicia para solicitar la nulidad de dicha inscripción. En el caso de los nombres de dominio también podrá hacer valer sus derechos frente a quien inscriba su denominación social como nombre de dominio como hemos visto en el apartado anterior.

Nombre de dominio anterior

Quien tenga su nombre de dominio debidamente inscrito podrá acudir ante los Tribunales de Justicia frente quien inscriba ese nombre como marca, nombre comercial o denominación social, podrá invocar la legislación sobre competencia desleal, la existencia de mala fe del art. 51.1.b Ley de Marcas o cualquier otro motivo en que funde su derecho. Pero este tipo de acciones judiciales son más complejas que las situaciones vistas anteriormente.

Solución alternativa de controversias

Como hemos visto, los derechos de propiedad intelectual pueden verse afectados por controversias que, en ocasiones, llegan a afectar a los activos básicos de una empresa.

Por esto, las partes deben estar familiarizadas con las opciones que se les ofrecen en materia de solución de controversias. Normalmente las controversias en materia de propiedad intelectual suelen resolverse ante los tribunales, pero con mayor frecuencia, las partes prefieren intentar solucionar las controversias a través de la mediación, al arbitraje u otros procedimientos de solución alternativa de controversias (en inglés, alternative dispute resolution “ADR”).
Los métodos de ADR resultan apropiados para la mayoría de las controversias en materia de propiedad intelectual, especialmente entre partes de distintas jurisdicciones.

Características de los procedimientos alternativos a los tribunales

• Decisión de Experto : procedimiento por el cual las partes someten un asunto específico (ej. cuestión técnica) a uno o más expertos que tomarán una decisión sobre el asunto, la cual puede ser vinculante siempre que las partes no hayan acordado lo contrario.
• Mediación : procedimiento informal, consensuado y no vinculante, en el cual el mediador asiste a las partes en la conclusión de un acuerdo para resolver una controversia. Este acuerdo está basado en los intereses respectivos de las partes y no solo en la aplicación estricta de derechos y obligaciones en virtud de un derecho específico. El mediador no puede imponer una decisión y el acuerdo tiene la validez de un contrato.
• Arbitraje : procedimiento por el cual las partes someten una controversia a uno o más árbitros para la obtención de una decisión vinculante y definitiva basada en derechos y obligaciones en virtud de un derecho aplicable. La decisión es ejecutable como laudo bajo la legislación arbitral.