Protección de marca en contrato de prestación de servicios

Planteamiento

Una sociedad es propietaria de un hotel con una imagen y una decoración muy particular. La sociedad quiere contratar con otra el servicio de restauración que podrá servir al público en general pero quiere reservarse todos los derechos que tengan que ver con la imagen y los rótulos del restaurante pues es el hotel quien ha elegido su nombre y el diseño. ¿Cómo pueden proteger en el contrato y fuera de él los derechos sobre el nombre y el diseño del cartel?

Respuesta

Para proteger la imagen y los productos o servicios de la empresa hotelera, lo más adecuado es la inscripción de la marca (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en adelante LM -EDL 2001/44999-) que podrá luego utilizar ligada a sus servicios y por ejemplo también al cartel exterior del establecimiento.

Un aspecto esencial de la marca es la facultad de prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o confundible con la marca, el llamado ius prohibendi. La dimensión negativa del derecho sobre la marca es más amplia que la dimensión positiva porque se extiende no sólo a los signos idénticos, sino también a los signos semejantes utilizados con respecto a productos idénticos o similares (SAP de Alicante de 14 de octubre de 2008 -EDJ 2008/252981-).

El titular de una marca tiene el derecho exclusivo a utilizarla (art. 34.1 LM -EDL 2001/44999-) y a prohibir (art. 34.2 LM) que los terceros utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, cualquier signo idéntico o semejante (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia, de 17 de marzo de 2010).

El art. 34.2 LM -EDL 2001/44999- establece que el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

En el art. 34.3 LM -EDL 2001/44999- se enumeran, con carácter ejemplificativo, las facultades concretas en que se ramifica la dimensión negativa del derecho sobre la marca:

a) Poner el signo en los productos o en su presentación.

En la esfera económica, el ejercicio de esta facultad constituye un acto preparatorio del proceso de comercialización de los productos.

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.

Se engloban los actos de comercialización strictu sensu como ciertas actividades preparatorias o conectadas con la comercialización.

c) Importar o exportar los productos con el signo.

d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

Es innegable que la utilización publicitaria de la marca contribuye significativamente a difundirla entre los consumidores y repercute, por lo mismo, muy positivamente sobre el grado de notoriedad de la marca. La publicidad de la marca implica su utilización por ejemplo en el rótulo del establecimiento.

e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

Permite al titular de la marca prohibir a los terceros el uso en Internet de una marca idéntica o confundible. Es preciso que el uso del signo ajeno en Internet desencadene un riesgo de confusión con la marca del correspondiente titular.

También incluye la facultad de impedir que un tercero use como nombre de dominio un signo denominativo idéntico o confundible con una marca.

f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

Para que sean efectivos estos derechos debe inscribirse la marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas, dado que el derecho a la marca se adquiere por su registro.

Además de la inscripción de la marca, la empresa hotelera debería formalizar un contrato privado con la empresa de restauración a efectos de regular su relación y en su caso el uso o no de la marca.